Заявка на регистрацию товарного знака

Итак, мы обсудили, каким требованиям должен удовлетворять товарный знак. Разработка обозначения завершена. Что дальше?

Первый этап охраны – подача заявки на регистрацию знака в патентное ведомство. Это практически стандартная процедура для любой страны. Отличия касаются правил и процедур экспертизы.

Большинство патентных ведомств на основании международного или национальных законодательств после формальной проверки документов заявки проводят экспертизу по существу. Здесь можно выделить три типичных подхода.

Британская система предусматривает экспертизу по абсолютным и относительным основаниям, а также по основаниям процедуры опротестования. В Европе эта система применяется в Португалии, Испании и в скандинавских странах.

В соответствии со вторым подходом экспертиза проводится только по аб¬солютным основаниям для отказа, процедура опротестования не предусмотрена. Рассмотрение исков по аннулированию регистрации является функцией судебной системы. Такой подход еще недавно был характерен для Франции и Швейцарии. В настоящее время обе страны ввели процедуру опротестования в свои законы.

Германская система предусматривает экспертизу по абсолютным основаниям для отказа, а также упрощенную процедуру опротестования. Этот подход положен в основу региональной европейской системы по товарным знакам, которая будет рассмотрена ниже.

В России, как мы уже говорили, экспертиза проводится по абсолютным и иным основаниям. Заявки на регистрацию знаков в России подаются в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента. Процедура предусматривает подачу заявки непосредственно в ФИПС, по почте или через патентного поверенного. Иностранные заявители подают заявки только через патентного поверенного.

В состав заявки на товарный знак и знак обслуживания входят три основные документа:

1) заявление с указанием заявителя, его местонахождения, местожительства; 2) заявляемое обозначение и его описание; 3) а также перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, и ряд приложений (подтверждение уплаты пошлин, доверенности

и т.д.). Требования к документам изложены в официальном издании ФИПС «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (далее – Правила).

Обсудим особенности перечня товаров и услуг – документа, который наряду со знаком определяет объем исключительных прав его владельца. При формировании перечня может возникнуть вопрос о целесообразности включения в него тех или иных позиций. Действительно, расширение перечня удорожает охрану, сужение – ограничивает права владельца. По пути максимального расширения идут очень крупные компании. Так, владельцы знака «Интурист» включили в перечень все 42 класса МКТУ!

Рассмотрим несколько типичных ситуаций.

1. Фирма производит пять видов товаров, еще три вида готовятся к производству. Предполагается через 3–4 года расширить круг деятельности за счет освоения новой для фирмы области по оказанию услуг. Сколько наименований следует внести в перечень?

В этом случае целесообразно составить перечень с расчетом на перспективу. За время, необходимое заявителю для реализации его планов, может быть зарегистрирован сходный знак на те виды товаров и услуг, которые не были включены в перечень. Это осложнит работу фирмы. Срок 3–4 года, необходимый для расширения деятельности, укладывается в допускаемый льготный период, поэтому нет препятствий для включения в перечень всего ассортимента товаров и услуг.

2. Предприятие занимается производственной деятельностью, самостоятельно решая вопросы транспортировки, сбыта и рекламы своей продукции. Нужно ли при подаче заявки помимо класса товара включать и классы соответствующих услуг?

Такой необходимости нет. Услуги предприятие оказывает само себе, а не внешним потребителям, и они являются частью производственной деятельности предприятия.

3. Каким наименованиям следует отдавать предпочтение – обобщенным или конкретным?

Обобщенные наименования, например, «товары широкого потребления», охватывают, как правило, не один, а несколько классов МКТУ. Указание каждого нового класса отражается на стоимости охраны и увеличивает поле поиска зарегистрированных сходных знаков. Следует максимально точно определить, какие именно виды товаров широкого потребления предполагается маркировать, и описать их терминами, принятыми в МКТУ. Это позволит минимизировать количество классов.

4. Как быть, если услуги, оказываемые заявителем, не отражены в МКТУ?

Возможно, речь идет не о новой услуге, а о новом термине. В русский язык пришло много прямых «кáлек» с английских терминов. Скорее всего, в русском языке найдется эквивалент нового термина. Например, заменив слово «консалтинг» на «профессиональное консультирование», легко подобрать соответствующий класс МКТУ. Если действительно речь идет о новом виде услуг, не отраженном в МКТУ, следует дать разъяснение сущности услуги, и при классификации использовать класс 42, к которому относятся все виды услуг, не относящиеся к другим классам.

Подробные пояснения к формированию перечня изложены в Рекомендациях, разработанных в ФИПС.

При подаче заявки на право пользования наименованием места происхождения товара помимо обычных документов необходимо «заключение компетентного органа о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами». Требования к заявке регламентированы Законом о товарных знаках и «Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права пользования наименованием места происхождения товара».

Итак, правила оформления заявки известны. Документы подготовлены и направлены в ФИПС. Теперь заявке предстоит пройти «два тура» испытаний: предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. В случае нарушений, выявленных на стадии предварительной экспертизы, заявителю направляется запрос с указанием нарушений и предложением устранить их. Результатом предварительной экспертизы является решение о принятии либо об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

«Инструментарий» экспертизы на стадии установления охраноспособности обозначения также известен – это абсолютные и иные основания для отказа в регистрации. С абсолютными основаниями все более или менее ясно. Например, если ваш знак, в спорах и муках рожденный, такой удачный и замечательный, оказался уже зарегистрирован неведомым «ООО», то это крайне досадно, но это факт. Творить придется заново.

Куда сложнее обстоит дело с иными основаниями. Выводы экспертизы о «сходстве до степени смешения» базируются на определениях и признаках, сформулированных в Правилах. Приведем несколько выдержек из них.

«Сходство словесного обозначения может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)».

Далее в Правилах перечисляются признаки, по которым определяется сходство. Приведены

11 признаков звукового сходства (например близость звуков, составляющих обозначение);

6 признаков графического (например общее зрительное впечатление) и 3 – смыслового (например совпадение одного из элементов, имеющих самостоятельное значение).

Признаки могут учитываться экспертизой как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В качестве противопоставляемых могут быть привлечены словесные или комбинированные обозначения, в композиции которых входят словесные элементы.

Подробно регламентировано и определение сходства изобразительных и объемных изображений. Они так же, как и словесные, сравниваются с различными категориями обозначений, содержащими данные элементы. Сохранен и принцип учета каждого признака в отдельности или в различных сочетаниях.

«Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

• внешняя форма;

• наличие или отсутствие симметрии;

• смысловое значение;

• вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);

• сочетание цветов и тонов».

Правилами предусмотрено, что до вынесения решения об отказе в регистрации экспертиза может направить заявителю запрос, в котором приводятся доводы и ссылки на соответствующие источники информации. Следует внимательно отнестись к такой возможности и либо опровергнуть доводы экспертизы, либо внести необходимые уточнения в заявку. В случае вынесения решения об отказе в регистрации, с которым заявитель не согласен, он вправе подать возражение в Апелляционную палату.