Формальная экспертиза заявки

Этап формальной экспертизы является обязательным и собственно с него начинается экспертная процедура. Вместе с тем следует иметь в виду, что к формальной экспертизе допускается не любая заявка, а заявка, которая в установленном порядке зарегистрирована при ее поступлении в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Условие проведения формальной экспертизы. Порядок обращения с поступившими документами заявки определен в п. 17 Правил. Согласно указанному пункту поступившие в федеральный орган по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на изобретение с проставлением даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке. Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер

федерального органа по интеллектуальной собственности, построенный по следующим правилам. Первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра — код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр — порядковый номер заявки в се-рии данного года.

Например, (21) 2002 115419/09, где (21) международный цифровой код для идентификации библиографических данных (стандарт ST. 9 ВОИС).

В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит, а о факте поступления документов заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявитель уведомляется с сообщением ему даты поступления документов и регистрационного номера заявки.

Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки.

Этап формальных исследований заявочных материалов включает в себя ряд процедур оценочного характера, в процессе которых экспертный орган без анализа существа изобретения проверяет:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований, предъявляемых к ним Правилами;

- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;

- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного Патентным законом РФ;

- соблюдение требования единства изобретения;

- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;

- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем.

На этом же этапе, в процессе формальной экспертизы заявки, экспертный орган может осуществлять запрос исправленных или недостающих документов заявки. В запросе указываются обнаруженные недостатки, приводятся необходимые аргументы правового характера, а заявителю предлагается представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты получения запроса. Перечень оснований для запроса установлен в подп. 1 п. 18.3 Правил. К таким основаниям, в частности, отнесены:

- отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов, предусмотренных Правилами (заявление, описание, формула, чертежи, реферат) и (или) представление документов заявки в количестве экземпляров, меньше установленного;

- отсутствие документа, Подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от ее уплаты, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки от уплаты;

- отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

- нарушение порядка подачи заявки;

- отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

- выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению;

- отсутствие в описании изобретения структурных разделов, предусмотренных Правилами;

- наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными;

- отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Решение об этом направляется заявителю. На указанное решение может быть подано возражение в Палату по патентным спорам по процедуре, установленной Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56.

Если не устраненные заявителем недостатки заявочных документов не являются препятствием для установления даты подачи заявки, в решении о признании заявки отозванной указывается дата ее подачи. В случае восстановления федеральным органом по интеллектуальной собственности пропущенного срока делопроизводство по заявке может быть продолжено.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного технического решения. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заяв-ки, о чем заявитель уведомляется.

Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения (п. 1 ст. 16 Патентного закона РФ), заявителю направляется соответствующее уведомление и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем формуле. Если же заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Если заявитель не классифицировал заявленное изобретение согласно правилам Международной патентной классификации, то подобное действие осуществляет экспертный орган.

Основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска либо при экспертизе заявки по существу.

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные Правилами, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате ее подачи.

Согласно п. 6 ст. 21 Патентного закона РФ по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей этап формальной экспертизы с положительным результатом, федеральный орган по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев с даты подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании уже состоялась регистрация изобретения.

Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Так, согласно п. 23.2 Правил в официальном бюллетене публикуются:

- номер заявки;

- дата подачи заявки;

- имя и наименование заявителя;

- код страны места жительства и местонахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 и адрес для переписки с ним или его представителем;

- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации;

- код страны места жительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3;

- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности;

- индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;

- название изобретения;

- первоначальная формула изобретения или, если она изменялась, последняя на момент истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки измененная заявителем формула;

- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.

Приведем пример публикации сведений о заявке на изобретение.

(21) 2002 115143/13 (13)А

(22) 07.06.2002

(51) 7А 23В 7/022, 7/10, А 23 1, 1/212, С 12 Р 1/02

(72) Квасенков Олег Иванович, Шаззо Фатима Рамазановна.

(71) Кубанский государственный технологический университет. Адрес для переписки: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, Куб. ГТУ.

(54) Способ производства стерилизуемых консервов.

(57) Способ производства стерилизуемых консервов, предусматривающий фасовку в потребительскую тару твердых компонентов, включающих по меньшей мере один сушеный компонент растительного происхождения, и заливочной жидкости, герметизацию и стерилизацию, отличающийся тем, что сушеные растительные компоненты перед фасовкой восстанавливают в присутствии препарата, полученного путем последовательного экстрагирования биомассы микромицета Mortierella spinosa неполярным экстрагентом в над критическом состоянии, водой, щелочью, водой, кислотой, водой, щелочью и водой с последующим объединением первого экстракта с твердым остатком.

В приведенном примере перед соответствующими сведениями проставлены международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (стандарт S Т. 9 ВОИС), означающие: — 13 (А) — код вида документа. А — заявка, прошедшая формальную экспертизу;

- (21) — регистрационный номер заявки;

- (22) — дата поступления заявки;

- (51) — индексы МПК;

- (72) — имя авторов;

- (71) — наименование заявителя;

- (54) — название изобретения;

- (57) — формула изобретения.

Исправления, уточнения и изменения документов заявки не учитываются при публикации сведений о заявке, если они оформлены с нарушением требований Правил или представлены после поступления ходатайства о публикации сведений о заявке до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки.

Если на дату публикации сведений об уже выданном патенте публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.

В соответствии с абз. 3 п. 6 ст. 21 Патентного закона по ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявки, федеральный орган по интеллектуальной собственности может публиковать сведения о заявке на изобретение до истечения восемнадцати месяцев с даты ее подачи. Указанное ходатайство удовлетворяется при условии уплаты пошлины, размер которой составляет 150 руб.

Сведения о заявке в данном случае публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана и не считается отозванной, на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений РФ и ее документы оформлены без нарушения установленных требований. Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, шестимесячный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы. Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Согласно абз. 4 п. 6 ст. 21 Патентного закона РФ автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации.

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с ее документами, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

Федеральный орган по интеллектуальной собственности осуществляет выкладку описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.

Копии выложенных документов могут быть представлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

Временная правовая охрана. Временная правовая охрана заявленного изобретения — сравнительно новый институт патентного права в России. Первая попытка его закрепления была предпринята в п. 3 ст. 11 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г.

В Патентном законе РФ институту временной охраны посвящена отдельная статья (ст. 22). Между тем указанный институт достаточно хорошо известен и применяется главным образом в странах, использующих отсроченную систему экспертизы заявок, начиная со второй половины 60-х гг. прошлого века. Возникновение правовой охраны как специального института связывается с актом публикации (выкладки) заявки, осуществляемым патентным ведомством. Сама публикация либо выкладка заявки имеет три цели:

- ознакомить общественность и главным образом предпринимательские круги с новым техническим решением еще на предвыдачной стадии рассмотрения заявки;

- подвергнуть заявленное изобретение профессиональному анализу на критерии патентоспособности вне рамок официальной экспертизы;

- в условиях жесткой конкурентной борьбы между патентными заявками публично зафиксировать первенство на вновь разработанное техническое решение.

Коль скоро заявленное техническое решение после публикаций или выкладки становится общедоступной информацией еще до выдачи охранного документа, заявитель должен иметь определенные гарантии имущественного характера на случай использования третьими лицами его предполагаемого изобретения. Сложность заключается в установлении объема указанных гарантий. Здесь можно идти двумя путями, а именно:

- предоставлять охрану заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке, аналогичную охране, удостоверяемой патентом;

- предоставлять ограниченную охрану, предусматривающую компенсацию за использование предложенного изобретения, после того как будет выдан патент.

Как первый, так и второй путь имеет свои преимущества и недостатки.

Несмотря на всю спорность механизма установления объема имущественных гарантий заявителя на период после публикации заявки до выдачи патента, практически все страны, где применяется институт временной охраны, идут по пути предоставления ограниченной охраны. Такой путь избран и российским законодателем.

Согласно п. 1 ст. 22 Патентного закона РФ заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

В данной норме законодатель фиксирует:

- примерные временные рамки действия временной охраны;

- примерный объем правовой охраны.

Временные рамки действия правовой охраны ограничены, с одной стороны, датой публикации сведений о заявке, а с другой — датой публикации сведений о выдаче патента. Как первая из указанных дат, так и вторая не имеют жесткой фиксации. Первая, к примеру, приурочена к истечению восемнадцатимесячного срока с даты подачи заявки, но может наступить при условии подачи заявителем соответствующего ходатайства и раньше. Вторая дата будет зависеть от времени подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и сроков проведения указанной экспертизы.

Объем правовой охраны ориентирован на опубликованную формулу предполагаемого изобретения, но окончательная его корректировка может быть осуществлена по объему охраны, устанавливаемому формулой, содержащейся в решении о выдаче патента.

Разница между указанными объемами есть не что иное, как разница между предметным пределом прав обладателя «условного» патента и предметным пределом прав обладателя реального патента.

Первый из названных пределов, определяемый заявочными притязаниями, как правило, шире второго. Из этого следует, что использование заявленного изобретения и использование запатен-тованного изобретения не одно и то же действие.

Согласно п. 3 ст. 22 Патентного закона РФ физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период временной правовой охраны, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. При этом размер компенсации определяется соглашением сторон.

Денежная компенсация выплачивается также лицом, использующим изобретение до даты публикации сведений о заявке. Эта весьма нечетко артикулированная законодательством ситуация предусмотрена п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ.

Действие временной правовой охраны во всех странах начинается с даты публикации сведений о заявке. В п. 4 ст. 22 речь идет об использовании до этой даты, причем о правомерном, очевидно, использовании. В противном случае действует норма ст. 147 УК РФ, согласно которой незаконное использование изобретения, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения до официальной публикации сведений о нем являются уголовнонаказуемыми деяниями.

Во всяком случае лицо, использующее заявленное изобретение до даты публикации сведений о заявке, обязано выплачивать заявителю соразмерную компенсацию после получения последним патента. При этом компенсационный период должен исчисляться с даты уведомления заявителем использующего изобретение лица о поданной заявке на выдачу патента.

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная законом возможность подачи возражения против этого решения.